Saana Heiskanen: SKYR-sanamerkki julistettiin mitättömäksi – miksi näin?

25.09.2017

SKYR-hapanmaitovalmistetta on myyty ja markkinoitu Suomessa syksystä 2010 ja SKYR-sanamerkki rekisteröitiin Suomessa vuonna 2014. Markkinaoikeus julisti tuoreissa tuomioissaan (ks. ratkaisujen tiedot alla) Mjólkursamsalan ehf:n Suomessa rekisteröidyn SKYR -sanamerkin mitättömäksi puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. Tapaukset toimivat tärkeänä muistutuksena jokaiselle tavaramerkin haltijalle: valitse mahdollisimman erottamiskykyinen tavaramerkki ja käytä tavaramerkkejäsi oikein!

Mistä tapauksissa oli kyse?

Tapauksissa kolme kantajaa nosti kanteet SKYR-sanamerkin mitättömäksi julistamiseksi markkinaoikeudessa sillä perusteella, että merkki oli rekisteröinnin hakemishetkellä erottamiskyvytön hakemuksen kattamille tavaroille ”maitotuotteet” luokassa 29. Kantajien mukaan sana ”skyr” ymmärretään suomalaisen kohdeyleisön piirissä tarkoittavan tietyntyyppistä rahkaa muistuttavaa hapatettua maitotuotetta eli sillä siis kuvataan nimenomaan tietynlaisten maitotuotteiden lajia ja laatua. Lajia tai laatua kuvaileva tavaramerkki ei ole lähtökohtaisesti rekisteröitävissä tavaramerkkinä.

Tavaran tai palvelun lajia kuvailevan nimityksen sisältävä tavaramerkki voi kuitenkin saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta. Tässä tapauksessa markkinaoikeus katsoi, ettei sana ”skyr” ole tullut myöskään käytön perusteella tunnetuksi Mjólkursamsalan ehf:n tavaramerkkinä suomalaisen kohdeyleisön keskuudessa. SKYR-merkin katsottiin alusta asti ilmaisseen merkin kattamien tavaroiden lajia ja laatua ja olleen siten erottamiskyvytön tavaramerkin rekisteröinnin hakemuspäivästä lähtien. Merkistä ei ollut myöskään myöhemmin tullut erottamiskykyistä tavaramerkin käytön myötä.

Miksi ihmeessä ”skyr” kuvailee maitotuotteita suomalaisten keskuudessa?

Tapauksissa vastaaja vetosi muun muassa siihen, että vieraskieliset ilmaisut ovat sinänsä rekisteröitävissä tavaramerkkinä ja suomalaiset keskivertokuluttajat yhdistävät tavaramerkin SKYR nimenomaan Mjólkursamsalan ehf:n tuotteeseen. Vastaaja toi esille, ettei sanalla ”skyr” ole merkityssisältöä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Edelleen vastaajan mukaan sanaa ”skyr” ei ole käytetty Suomessa juuri ennen kuin vastaaja toi tuotteensa markkinoille vuonna 2010 eikä kyseistä sanaa löydy tavanomaisista suomen tai ruotsin kieltä koskevista sanakirjoista.

Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että suomalainen kohdeyleisö on rekisteröintihakemuksen tekohetkellä (30.5.2014) ymmärtänyt ainakin yhdeksi sanan ”skyr” mahdolliseksi merkitykseksi viittauksen islantilaistyyppiseen hapanmaitovalmisteeseen. Se, ettei sanaa ”skyr” löydy mm. tavanomaisista suomen kieltä koskevista sanakirjoista, ei ollut ratkaisevaa. Jos jotain vierasperäistä sanaa ei löydy sanakirjoista, ei se välttämättä yksin tarkoita, ettei kyseinen sana voisi kuvailla tavaran tai palvelun lajia tai laatua.

Markkinaoikeus toisti myös oikeuskäytännössä esitetyn vakiintuneen kannan, että tavaramerkki voi olla kuvaileva ja erottamiskyvytön, vaikkei sanaa edes tosiasiassa käytettäisi merkin kattamia tavaroita kuvailtaessa. Merkin kuvailevuutta voi puoltaa jo yksikin mahdollinen kuvaileva merkityssisältö.

Merkittävää ratkaisun kannalta oli lisäksi Mjólkursamsalanin tapa käyttää ”skyr”-tunnusta markkinoinnissaan kuvailevalla tavalla. SKYR-tavaramerkkiä ei ollut käytetty yrityksen markkinoinnissa korostetusti tavaramerkkinä, vaan yrityksen materiaaleissa oli puhuttu mm. ”skyristä” islantilaisena hapanmaitotuotteena. Sanaa ”skyr” oli siis esimerkiksi käytetty taivutetussa muodossa. Markkinaoikeuden mukaan tuotteiden markkinointi oli jopa ollut omiaan vahvistamaan kohdeyleisön mielikuvaa siitä, että sana ”skyr” tarkoittaa yleisesti islantilaisperäistä maitotuotetta. Markkinaoikeus katsoikin, että suomalainen kohdeyleisö tunnistaa sanan ”skyr” yleisnimitykseksi islantilaiselle hapanmaitotuotteelle eikä nimenomaisesti vastaajan tavaramerkkinä.

Mitä tästä opimme?

Tavaramerkin valintaan tulee kiinnittää huomiota. Tavaramerkkiä suunniteltaessa on tärkeää, että merkki on mahdollisimman erottamiskykyinen suhteessa rekisteröitäviin tavaroihin ja palveluihin jo alusta alkaen. Tavaran tai palvelun lajia kuvailevien nimien suojapiiri tavaramerkkeinä on erittäin suppea ja suojan saaminen vakiintumisen kautta on vaikeaa ja epävarmaa.

Kuvailevan merkin valinta voi tosin joskus olla myös yrityksen strategian mukainen valinta. Tällöin merkin käyttöön ja käyttötapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi tulee olla valmis hyväksymään se, että kilpailija alkaa käyttää samaa kuvailevaa merkkiä. Olipa kyse sitten erottamiskykyisestä tai kuvailevasta merkistä, tavaramerkkiä ei kannata käyttää tuotteen yleisnimenä tai taivutetussa muodossa. Vääränlaisella käytöllä voi käydä niin, että alun alkaen erottamiskykyinen merkki tulee kuvailevaksi eli vesittyy ja se menettää erottamiskyvyn.

Tavaramerkki- ja markkinointistrategiaa kannattaa suunnitella alan asiantuntijoiden kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta lisäkustannuksilta ja ongelmilta vältytään. IPR-asiantuntijamme auttavat teitä mielellään näissä kysymyksissä. Laadimme esimerkiksi käyttöoppaita tavaramerkkien käyttämiseen.

Markkinaoikeuden ratkaisut ovat seuraavat:

MAO 28.6.2017, nro 412/17, Dnro 2015/830 (lainvoimainen), http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1500981696704.html

MAO 28.6.2017, nro 413/17, Dnro 2015/860 (lainvoimainen), http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1500986039290.html

MAO 28.6.2017, 415/17, Dnro 2016/184 (lainvoimainen), http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1501048433334.html

Kirjoittaja on Berggrenillä työskentelevä IPR-lakimies, joka osallistuu tavaramerkkijuridiikkaan, riitojenratkaisuun ja sopimuksiin liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen.

Saana Heiskanen
IPR-lakimies





Julkaistut kirjoitukset

Berggren blogi

Elisa Huusko ja Suvi Julin: Lohkoketju muuttaa maailmaa ja immateriaalioikeuksia

Lohkoketju muuttaa maailmaa ja immateriaalioikeuksia

Saana Heiskanen: SKYR-sanamerkki julistettiin mitättömäksi – miksi näin?

SKYR-sanamerkki julistettiin mitättömäksi – miksi näin?

Taru Kallio-Nyholm: IPR-talon pitkäaikaiset asiakassuhteet syntyvät positiivisista asiakaskokemuksista

IPR-talon pitkäaikaiset asiakassuhteet syntyvät positiivisista asiakaskokemuksista

Vieraskynäblogissa Antti Hautamäki: Innovaatiojohtaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä

Innovaatiojohtaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä

Irene Hallikainen: Kompastuskiviä Silkkitiellä - onnistunut tavaramerkkisuojaus Kiinassa, osa II

Kompastuskiviä Silkkitiellä - onnistunut tavaramerkkisuojaus Kiinassa, osa II

Blogiarkisto