Tämän blogisarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme ulkomaille suuntautuvan patentoinnin strategista suunnittelua. Kaikkia maantieteelliseen suojaamiseen liittyviä päätöksiä ei kuitenkaan tarvitse tehdä heti. Tässä toisessa osassa tarkastelemme, miten lopullisia kohdemaita koskevia päätöksiä voidaan lykätä ja arvioida uudelleen vaiheittain tiedon lisääntyessä.
Kansainvälinen patenttijärjestelmä on rakennettu siten, ettei hakijan yleensä tarvitse päättää kaikista patentoinnin kohdemaista heti prosessin alussa. Vuoden 1883 Pariisin yleissopimuksen mukaan hakijalla on ensimmäisen patenttihakemuksen jättämisestä yleensä 12 kuukauden etuoikeusaika, jonka kuluessa hän voi jättää vastaavia hakemuksia muissa maissa ja hyödyntää ensimmäisen hakemuksen mukaista etuoikeuspäivää.
Määräajan noudattaminen on tärkeää. Jos etuoikeusaika päättyy ennen uusien hakemusten jättämistä, tehokkaan patenttisuojan saaminen ulkomailla voi vaikeutua tai joissakin tilanteissa estyä kokonaan. Myöhemmin jätetyt hakemukset eivät yleensä enää saa hyväkseen alkuperäistä etuoikeuspäivää, jolloin tällä välin tapahtuneet keksinnön julkistamiset tai julkaisut voivat vaikuttaa patentoitavuuteen. Tietyissä tilanteissa määräajan ylittämiseen voi olla käytettävissä rajattuja oikeussuojakeinoja, mutta niiden varaan ei kannata rakentaa patentointistrategiaa.
Jos yritys tarvitsee lisää aikaa lopullisten kohdemaiden valintaan, yksi yleisesti käytetty vaihtoehto on tehdä kansainvälinen patenttihakemus patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT) mukaisesti. PCT-hakemus voidaan jättää joko ensimmäisenä hakemuksena tai 12 kuukauden etuoikeusajan kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättämisestä.
PCT-menettelyn avulla päätöstä patenttisuojan hakemisesta eri maissa voidaan siirtää lainkäyttöalueesta riippuen noin 30 kuukauden päähän varhaisimmasta etuoikeuspäivästä.
Tämän ajanjakson päättyessä kansalliseen tai alueelliseen vaiheeseen siirtymisen määräaikojen noudattaminen on yhtä tärkeää kuin alkuperäisen 12 kuukauden etuoikeusajan noudattaminen.
PCT-hakemus ei kuitenkaan johda niin sanottuun kansainväliseen patenttiin eikä automaattisesti anna patenttisuojaa kaikkialla maailmassa.
PCT-menettelyä kannattaakin tarkastella paitsi hakemusmenettelynä myös strategisena keinona siirtää päätöksentekoa myöhemmäksi. Se säilyttää mahdollisuuden hakea patenttisuojaa useissa maissa ja alueilla ja antaa samalla yritykselle lisää aikaa kerätä kaupallista ja strategista tietoa ennen merkittäviä ja mahdollisesti peruuttamattomia investointipäätöksiä kansallisiin tai alueellisiin patenttihakemuksiin.
Etuoikeusvuotta ja mahdollisen PCT-hakemuksen kansainvälistä vaihetta ei kannata nähdä pelkästään ajanjaksoina, joiden aikana patentointipäätöksiä lykätään. Ne tarjoavat yritykselle strategisen mahdollisuuden vähentää epävarmuutta ja tehdä parempia päätöksiä kansainvälisestä patentoinnista.
Yrityksen kannattaa hyödyntää etuoikeusvuoden ja PCT-vaiheen aikana kertynyttä tietoa lopullisen maantieteellisen suojausalueen rajaamiseen, tarkentamiseen ja priorisointiin. Näin patenttisuoja voidaan kohdentaa yrityksen muuttuvien liiketoiminnallisten tavoitteiden ja kilpailutilanteen mukaisesti.
12 kuukauden etuoikeusajan aikana yrityksen kannattaa arvioida aktiivisesti uudelleen oletuksia, joihin ensimmäinen patenttihakemus perustui.
Vuoden aikana voi kertyä uutta tietoa esimerkiksi asiakaskysynnästä, markkinoille laajentumisesta, kilpailijoista, valmistuksesta ja toimitusketjuista, rahoituksesta, kumppanuuksista sekä keksinnön kaupallisesta merkityksestä.
Patenttivirastosta ja hakemusmenettelystä riippuen hakija voi saada etuoikeusvuoden aikana myös tutkimusraportin ja alustavan arvion keksinnön patentoitavuudesta. Tämä antaa lisätietoa patenttisuojan vahvuudesta ja laajuudesta ennen seuraavaa kansainvälistä patentointipäätöstä. Esimerkiksi Euroopan patenttivirasto (EPO) ja tietyt kansalliset patenttivirastot pyrkivät antamaan ensimmäisiä hakemuksia koskevan alustavan patentoitavuusarvion etuoikeusvuoden aikana.
Yrityksen kannattaa tarkastella esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
Uusi tieto voi vahvistaa alkuperäisen maantieteellisen suojausstrategian, osoittaa aiempaa arvokkaampia kohdemaita tai paljastaa, että keksinnön kaupallinen arvo on odotettua pienempi.
Jos yritys harkitsee PCT-hakemuksen jättämistä etuoikeusvuoden loppupuolella, tämä on luonteva hetki perusteellisemmalle strategiselle arvioinnille.
Yrityksen kannattaa arvioida, onko keksintö edelleen niin merkittävä, että kansainväliseen patentointiin investoiminen on perusteltua, ja tukeeko PCT-menettely yrityksen liiketoimintasuunnitelmia.
Samalla on hyvä tarkastella, pitäisikö etuoikeusvuoden aikana tapahtunut kehitys huomioida patentointistrategiassa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien patenttihakemusten jättämistä keksinnön parannuksista tai uusista keksinnöistä taikka nykyisen hakemuksen patenttivaatimusten laajuuden arviointia uudelleen.
PCT-hakemuksen jättämistä ei siis pitäisi pitää automaattisena jatkona ensimmäiselle patenttihakemukselle. Se on mahdollisuus varmistaa, että laajojen kansainvälisten patentointivaihtoehtojen säilyttäminen on edelleen liiketoiminnallisesti perusteltua.
PCT-vaihe antaa yritykselle lisää aikaa seurata teknologian, markkinoiden ja liiketoiminnan kehitystä ennen kuin kansallisista ja alueellisista patenttihakemuksista aiheutuu merkittäviä kustannuksia.
Kaupallisen kehityksen lisäksi hakija saa yleensä kansainvälisen tutkimusraportin ja kirjallisen lausunnon. Ne antavat alustavan käsityksen asiaankuulkevasta tunnetusta tekniikasta sekä siitä, näyttääkö patenttivaatimuksissa määritelty keksintö täyttävän esimerkiksi uutuuden ja keksinnöllisyyden vaatimukset.
Vaikka nämä arviot ovat alustavia eivätkä sido kansallisia tai alueellisia patenttivirastoja, ne voivat tarjota arvokasta tietoa siitä, kuinka vahvasti hakemuksen käsittelyä kannattaa jatkaa ja missä lisäinvestoinnit ovat perusteltuja.
PCT-menettelyn kaupallinen hyöty ei siis ole pelkästään lisäaika. Sen keskeinen arvo on mahdollisuus tehdä merkittäviä investointipäätöksiä aiempaa kattavamman tiedon perusteella.
Ennen kansallisiin tai alueellisiin vaiheisiin siirtymistä yrityksen kannattaa arvioida kohdemaat vielä kerran yksitellen. Tässä vaiheessa kaupallinen tilanne voi olla huomattavasti selkeämpi kuin ensimmäistä patenttihakemusta jätettäessä.
Patenttijärjestelmään sisältyviä määräaikoja ja päätöksentekovaiheita kannattaa siksi tarkastella paitsi menettelyllisinä sääntöinä myös strategisena keinona kehittää kansainvälisiä patentointipäätöksiä vaiheittain.
Epävarmuuden vähentyessä yritys voi kohdentaa patentointi-investointinsa niihin maihin ja alueisiin, jotka parhaiten vastaavat sen kehittyviä liiketoiminnallisia tavoitteita, kilpailutilannetta ja aineettoman omaisuuden suojaamiseen liittyviä painopisteitä.
Berggrenin patenttiasiantuntijat auttavat yrityksiä arvioimaan kansainvälisiä patentointivaihtoehtoja ja kehittämään patentointistrategioita, jotka perustuvat yrityksen teknologiaan, kohdemarkkinoihin, kilpailuympäristöön ja liiketoiminnan tavoitteisiin.