Korkein oikeus joutui puuttumaan markkinaoikeuden virheelliseen EU-oikeuden soveltamiseen ja kumosi ratkaisun tuomiossaan KKO:2026:30.
Tapauksessa oli kysymys siitä, voiko rekisteröidyn merkin haltija kieltää rekisteröimättömän tavaramerkin käytön, vaikka molempia merkkejä olisi rinnakkain käytetty vuosikymmeniä.
Korkein oikeus kuvasi asian taustan seuraavasti. Yhtiö A:lle oli 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki DRACULA, joka kattoi muun ohella makeiset. A käytti merkkiä makeisten maahantuonnissa ja myynnissä Suomessa. Yhtiö X ja sen edeltäjät olivat 1980-luvulta alkaen maahantuoneet ja myyneet makeisia Suomessa Dracula-tunnuksia käyttäen. Yhtiö B oli X:n liiketoiminnan 31.10.2019 ostettuaan jatkanut tätä toimintaa. A vaati, että B:tä kielletään jatkamasta tavaramerkin loukkausta. B väitti, että koska A ei ollut missään vaiheessa kieltänyt X:ää käyttämästä Dracula-tunnuksia liiketoiminnassaan, yleisistä yksityisoikeudellisista periaatteista seurasi, että A oli passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esittää kyseiseen menettelyyn perustuvia vaatimuksia B:tä vastaan.
Markkinaoikeus katsoi 21.12.2022, että B:n menettely kuului lähtökohtaisesti A:n kielto-oikeuden piiriin: sana Dracula oli sama kuin rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytettiin samoille tavaroille (makeisille), ja myös kuviot aiheuttivat sekaannusvaaran.
Tavaramerkkien pitkäaikainen rinnakkaiskäyttö ei vaikuttanut sekaannusvaaran arviointiin
Pitkäaikainen rinnakkaiskäyttö ei poistanut sekaannusvaaraa eikä sitä, että käyttö vaikutti tavaramerkin keskeisiin tehtäviin, vaikka osapuolet ja niiden edeltäjät olivat käyttäneet Dracula‑tunnuksia Suomessa jo 1980‑luvulta lähtien ja edelleen sen jälkeen, kun A oli hakenut tavaramerkkiä vuonna 2003 ja saanut sen rekisteröidyksi vuonna 2009.
Tästä huolimatta kanne hylättiin, koska A oli menettänyt oikeutensa vedota loukkaukseen ”kansallisen” passiivisuutensa vuoksi. Markkinaoikeus sovelsi kansallista yksityisoikeudellista periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun oikeudenhaltija on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto loukkauksesta. A ei ollut puuttunut X:n toimintaan ajoissa eikä esittänyt hyväksyttävää syytä passiivisuudelleen, eikä sillä ollut merkitystä, että toimintaa jatkoi sittemmin B, koska kyse oli samasta makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminnasta. Näin ollen kanne voitiin hylätä siitä huolimatta, että EU:n tavaramerkkisääntely on pitkälti yhdenmukaistettua ja että tavaramerkin loukkaus ja sekaannusvaara sinänsä täyttyivät, koska kansallisen oikeuden mukaisen kohtuullisessa ajassa toimimista koskevan periaatteen katsottiin syrjäyttävän direktiivin ja tavaramerkkilain säännösten soveltamisen tässä tilanteessa.
KKO: Unionin sääntelyn valossa pelkästään passiivisuuden perusteella ei voi menettää oikeutta kieltää rekisteröimättömän merkin käyttö
Asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka pyysi ennakkoratkaisua väittäen, että Unionin tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön perusteella ei ole kuitenkaan selvää, onko tavaramerkin antamien oikeuksien sisältö myös käytön sallimista ja sen seuraamuksia koskevalta osin yhdenmukaistettu siten, että tavaramerkin haltija voi passiivisuutensa perusteella menettää kielto-oikeutensa vain tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisissa tilanteissa.
Unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin ennakkoratkaisussaan 1.8.2025, että tällainen kansallinen lähestymistapa on täysin unionin oikeuden vastainen: tavaramerkkidirektiivi (erityisesti sen 10 ja 18 artikla) on tältä osin täysin yhdenmukaistava, eikä jäsenvaltio voi soveltaa yleistä kansallista periaatetta, joka johtaa tavaramerkkioikeuden menettämiseen muissa kuin direktiivissä nimenomaisesti säädetyissä tilanteissa, kuten lakisääteisessä sietämisessä. Toisin sanoen pelkkä ”kohtuullisen ajan ylittäminen” ei voi poistaa oikeutta vedota loukkaukseen. Asiaa pidettiin tässä suhteessa niin selkeänä, ettei julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta annettu.
On syytä todeta, että tarkasteltavassa tilanteessa tavaramerkkioikeuden rajoitukset on unionin sääntelyssä tyhjentävästi harmonisoitu. Direktiivissä määritellään nimenomaisesti, missä tilanteissa merkinhaltija voi menettää oikeutensa puuttua käyttöön eli keskeisesti sietämistilanteissa, jotka edellyttävät muun muassa viiden vuoden tietoista passiivisuutta suhteessa myöhempään vilpittömässä mielessä rekisteröityyn tavaramerkkiin.
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi jo vakiintuneesti todettu, että kyse on unionin oikeuden käsitteestä, jota on tulkittava ja sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, myös Suomessa. Oikeuskäytännöstä ja lainsäädännöstä ilmenee edelleen, että poikkeukset tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen rajoittuvat tilanteisiin, joissa merkin käyttö ei vaikuta tavaramerkin tehtäviin.
Tästä huolimatta markkinaoikeus sivuutti harmonisoidun oikeuskehyksen ja rakensi ratkaisunsa puhtaasti kansallisen yksityisoikeudellisen passiivisuusperiaatteen varaan. Tämä lähestymistapa ei ole pelkästään kyseenalainen vaan selvästi unionin oikeuden vastainen, koska se tuo järjestelmään sellaisen lisärajoituksen, jota direktiivi ei tunne eikä salli.
Se, että harmonisointi koskee lähtökohtaisesti rekisteröityjä oikeuksia eikä rekisteröimättömiä tunnuksia, ei tässä yhteydessä muuta arviointia. Asiassa oli kyse rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää sellaisen merkin käyttö, jonka arvioitiin vaikuttavan kyseisen tavaramerkin keskeisiin tehtäviin. Tällaisessa tilanteessa sovellettava oikeuskehys määräytyy rekisteröidyn oikeuden perusteella, eikä se, että vastapuolen tunnusta ei ollut rekisteröity, avaa tietä kansallisten lisärajoitusten soveltamiselle.
Tavaramerkin haltijan oikeuksia ei voida kaventaa kansallisella passiivisuusperiaatteella
On myös huomattava, ettei ennakkoratkaisupyyntö koskenut rekisteröimättömien oikeuksien asemaa tai tavaramerkin tehtäviä. Kysymys oli vain siitä, voidaanko rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksia kaventaa kansallisella, direktiivin ulkopuolisella passiivisuusperiaatteella.
Tässä valossa on vaikea välttyä johtopäätökseltä, että markkinaoikeuden ratkaisu edusti ilmeisen virheellistä lain soveltamista.
Myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö näyttää pitkälti tarpeettomalta: unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä oli jo varsin selvästi johdettavissa, ettei kansallista “kohtuullisessa ajassa nostettava kanne” -periaatetta voida käyttää ohittamaan tavaramerkkidirektiivin tyhjentävää sääntelyä. Ennakkoratkaisulla vahvistettiin lähinnä se, minkä olisi pitänyt olla ilmeistä jo lähtökohtaisesti.
Vuosikymmeniä jatkuneen rinnakkaisen käytön ”vaikutus tavaramerkin tehtäviin” ei ollut esillä KKO:ssa
Riita ajautui kuitenkin Korkeimmassa oikeudessa vaikeaan tilanteeseen, sillä ratkaistavana oli ainoastaan oikeuskysymys, josta ennakkoratkaisua oli pyydetty. Lisäksi muutoksenhakujärjestelmä ohjasi asian käsittelyä: koska markkinaoikeuden päätöksestä voidaan valittaa vain hakemalla valituslupaa, oikeuskysymys rajautuu helposti siihen seikkaan, johon luvan hakija on vedonnut.
Suomen Korkein oikeus totesikin seuraavaa: ”Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisusta seuraa, että A:n ei voida pelkästään passiivisuutensa perusteella katsoa menettäneen oikeuttaan kieltää B:tä käyttämästä Dracula-tunnuksia. Näin ollen markkinaoikeuden ei olisi tullut miltään osin hylätä kannetta sillä perusteella, että A olisi passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeuttaan koskevia vaatimuksia.”
KKO totesi lisäksi: ”Muista perusteista, joiden nojalla B on katsonut, ettei kysymys ole A:n tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta, ei ole Korkeimmassa oikeudessa kysymys.” Näin ollen B:tä kiellettiin käyttämästä riidan kohteena olleita tavaramerkkejä makeisille, ja asia palautettiin tarvittavilta osin markkinaoikeuteen.
Ratkaisu osoittaa keskeisten tavaramerkkien rekisteröinnin olennaisuuden ja rekisteröimättömiin merkkeihin liittyvät ongelmat. Epäsuorasti ratkaisusta käy myös ilmi muutoksenhakuun liittyviä ongelmia: mikäli vain toiselle osapuolelle myönnetään valituslupa, asian tutkiminen rajautuu helposti vain siihen kysymykseen, johon lupa on myönnetty. Toimivampi olisi järjestelmä, jossa markkinaoikeuden tuomiosta voitaisiin ensin valittaa esimerkiksi hovioikeuteen.