Berggren | Blogi

IP DUE DILIGENCE TARKASTAJAN TOP 10 TOIVOMUSLISTA

Kirjoittanut Paula Sailas | 7.12.2020

Due diligence on selvitys, jossa tunnistetaan ja määritetään yrityksen varat, velat ja riskit sekä esimerkiksi immateriaalioikeuksien kaupallistamismahdollisuudet. Immateriaalioikeuk­silla (”IP”) voi olla merkittävä osuus mah­dollisen liiketoimen arvonmäärityksessä, sillä niiden merkitys ja arvo liiketoiminnalle ymmärretään nykyään entistä paremmin. Itse asiassa keskeinen patentti voi olla esimerkiksi yrityskaupan taustalla oleva pääasiallinen strateginen syy.  

Miksi laatia IPR due diligence -selvitys?

Osapuolilla, jotka harkitsevat yrityksen ostamista tai jotka aikovat myydä, ostaa tai lisen­soida aineettomia oikeuksia, tulisi olla perusteellinen ymmärrys ja tietämys yrityksen IP-salkun koosta, sisällöstä, kattavuudesta sekä mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät yrityksen IP-oikeuksiin nyt ja tulevaisuudessa.  IP-salkku voi olla hyvin arvokas, jos se on strategisesti fokusoitu ja sitä on ylläpidetty asianmukaisesti, mutta sudenkuoppien ja salkun yli- tai aliarvostamisen välttämiseksi on tärkeää tutkia huolellisesti yrityksen patenttien ja tava­ramerkkien tai muun aineettoman omaisuuden vahvuus ja varmistaa IP-oikeuksien voimassaolo, omistusoikeus ja suojapiirin laajuus.

On kokemuksemme mukaan hyvinkin tyypillistä, että IP salkku on jätetty vuosien varrella päivittämättä esimerkiksi haltijatietojen osalta, maailmalla annetuista lisensseistä ei ole ajan tasalla olevaa listaa tai patentin todellinen suojapiiri onkin käytännössä olematon ja arvoton.

Tarkastajan top 10 lista

Olemme koonneet 10 kohdan tarkistuslistan sisältäen tietoja, joita ostajan tai lisenssinhaltijan tulisi saada yrityksestä  due diligence selvityksen suorittamiseksi ennen liiketoimien tai lisensoinnin toteutta­mista.

1. Kattava luettelo kaikista immateriaalioikeuksista sisältäen ainakin:

a. Vireillä olevat hakemukset ja myönnetyt patentit, mallioikeudet, tavaramerkit, domain-nimet ja tekijänoikeudet tai vastaavat rekisteröitävissä olevat immateriaalioikeudet.
b. Tilanneraportin kaikista vireillä olevista asioista ja määräpäivistä.
c. Kopiot asiakirjoista, jotka liittyvät vireillä oleviin hakemuksiin ja myönnettyi­hin immateriaalioikeuksiin.
d. Ajantasaisen luettelon kunkin IP-oikeuden haltijoista.

2. Luettelo aineettomasta omaisuudesta, joka liittyy yrityksen tällä hetkellä käytössä olevaan, lisensoituun tai kaupallistettuun tekniikkaan. Luettelo voi sisältää mm.

a. Raportin, jossa todetaan kyseisen tekniikan merkitys.
b. Luettelon kyseiseen tekniikkaan tai mahdollisiin lisensointiasioihin liitty­vistä osapuolista.
c.Pääkilpailijat samalla tekniikan alalla.

3. Luettelo ja/tai raportti kaikista rekisteröimättömistä/ei-rekisteröitävissä olevista immateriaalioikeuksista, joita ovat mm. liikesalaisuudet, osaaminen ja luottamuk­sellinen tieto, joka liittyy yritykseen sekä näiden oikeuksien vaikutukseen ja lisä­arvoon yrityksen ydinliiketoiminnassa.

4. Luettelo ja kopiot kaikista sopimuksista, joita voivat olla mm. lisenssit, rinnakkais­elosopimukset, oikeuksien siirtosopimukset, tutkimus- ja tuotekehityssopimukset, salassa­pitosopimukset ja työsopimukset.

5. Kopiot toimintavapaustutkimuksista ja tavaramerkkitutkimuksista, jotka koskevat kohdassa 1 lueteltuja immateriaalioikeuksia.

6. Raportti, joka sisältää kopiot asiakirjoista, jotka liittyvät mihin tahansa tämän­hetkisiin, aiempiin tai mahdollisiin loukkaustapauksiin tai muihin erimielisyyksiin tai rasitteisiin, jotka koskevat mitä tahansa kohdissa 1 ja 3 lueteltuja immateriaali­oikeuksia ja/tai rekisteröimättömiä/ei-rekisteröitävissä olevia immateriaalioikeuk­sia.

7. Raportti yrityksen työntekijöistä, sisältäen erityisesti tietoa siitä, onko yrityksestä lähtenyt yritykselle merkittäviä keksijöitä.

8. Raportti, jossa todetaan yrityksen liiketoiminnan maantieteellinen alue sekä luettelo yrityksen tuottamista tavaroista ja palveluista, jotta voidaan varmistaa immate­riaalioikeuksien ja/tai kohdissa 1 ja 3 luetellun rekisteröimättömän/ei-rekisteröitä­vissä olevan aineettoman omaisuuden vahvuus.

9. Tilinpäätösraportti, jossa todetaan aineettoman omaisuuden tämänhetkinen arvo yrityksen taseessa, tiliselvitys lisenssimaksuista tai aiemmasta immateriaali­oikeuksien myynnistä tai kustannuksista, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien hoitamiseen, hakemuksien sisäänjättöön ja kohdassa 1 luetellun aineettoman omaisuuden ylläpitoon.

10. Mahdollinen muu kirjallinen aineisto tai lisäinformaatio, joka liittyy yrityksen immateriaali­oikeuksiin, kuten olemassa oleva IP-strategia tai kuvaus yrityksen IP-proses­seista ja -käytänteistä, jotka ovat tärkeitä yritykselle ja sen IP-salkulle, tai mikä tahansa muu informaatio, jolla saattaa olla vaikutusta yrityksen ja suunnitteilla olevan liiketoimen arvonmääritykseen.

Yhteenveto

Edellä olevan ei-tyhjentävän tarkistuslistan päätarkoitus on auttaa immateriaalioikeuk­siin perehtymätöntä lukijaa/ostajaa/käyttöluvan saajaa ottamaan huomioon tär­keitä näkökohtia, jotka liittyvät IP-salkun tarkastelemiseen ja arvonmääritykseen.Edellä listatut asiat tullee käydä huolellisesti ja yksityiskohtaisesti läpi, jotta voidaan ymmärtää oikein IP-salkun todellinen arvo ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Näiden asioiden luettelointi ja järjestelmällinen analysointi helpottavat mahdollisen liiketoimen asianmukaista arvi­ointia ja arvonmääritystä. 

On kuitenkin huomattava, että tämä luettelo ei ole täydellinen eikä sitä tule pitää sellai­senaan lainopillisena neuvona. Tämä tarkistuslista on pikemminkin tarkoitettu vain suuntaa antavaksi, eikä se luonnollisestikaan korvaa lainopillisten neuvojen hankki­mista. 

Blogin kirjoittajat, asiantuntijamme Paula Sailas ja Mika Lehtinen auttavat mielellään kaikissa blogin herättämissä kysymyksissä.  Ota yhteyttä!