Due diligence on selvitys, jossa tunnistetaan ja määritetään yrityksen varat, velat ja riskit sekä esimerkiksi immateriaalioikeuksien kaupallistamismahdollisuudet. Immateriaalioikeuksilla (”IP”) voi olla merkittävä osuus mahdollisen liiketoimen arvonmäärityksessä, sillä niiden merkitys ja arvo liiketoiminnalle ymmärretään nykyään entistä paremmin. Itse asiassa keskeinen patentti voi olla esimerkiksi yrityskaupan taustalla oleva pääasiallinen strateginen syy.
Miksi laatia IPR due diligence -selvitys?
Osapuolilla, jotka harkitsevat yrityksen ostamista tai jotka aikovat myydä, ostaa tai lisensoida aineettomia oikeuksia, tulisi olla perusteellinen ymmärrys ja tietämys yrityksen IP-salkun koosta, sisällöstä, kattavuudesta sekä mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät yrityksen IP-oikeuksiin nyt ja tulevaisuudessa. IP-salkku voi olla hyvin arvokas, jos se on strategisesti fokusoitu ja sitä on ylläpidetty asianmukaisesti, mutta sudenkuoppien ja salkun yli- tai aliarvostamisen välttämiseksi on tärkeää tutkia huolellisesti yrityksen patenttien ja tavaramerkkien tai muun aineettoman omaisuuden vahvuus ja varmistaa IP-oikeuksien voimassaolo, omistusoikeus ja suojapiirin laajuus.
On kokemuksemme mukaan hyvinkin tyypillistä, että IP salkku on jätetty vuosien varrella päivittämättä esimerkiksi haltijatietojen osalta, maailmalla annetuista lisensseistä ei ole ajan tasalla olevaa listaa tai patentin todellinen suojapiiri onkin käytännössä olematon ja arvoton.
Tarkastajan top 10 lista
Olemme koonneet 10 kohdan tarkistuslistan sisältäen tietoja, joita ostajan tai lisenssinhaltijan tulisi saada yrityksestä due diligence selvityksen suorittamiseksi ennen liiketoimien tai lisensoinnin toteuttamista.
1. Kattava luettelo kaikista immateriaalioikeuksista sisältäen ainakin:
a. Vireillä olevat hakemukset ja myönnetyt patentit, mallioikeudet, tavaramerkit, domain-nimet ja tekijänoikeudet tai vastaavat rekisteröitävissä olevat immateriaalioikeudet.
b. Tilanneraportin kaikista vireillä olevista asioista ja määräpäivistä.
c. Kopiot asiakirjoista, jotka liittyvät vireillä oleviin hakemuksiin ja myönnettyihin immateriaalioikeuksiin.
d. Ajantasaisen luettelon kunkin IP-oikeuden haltijoista.
2. Luettelo aineettomasta omaisuudesta, joka liittyy yrityksen tällä hetkellä käytössä olevaan, lisensoituun tai kaupallistettuun tekniikkaan. Luettelo voi sisältää mm.
a. Raportin, jossa todetaan kyseisen tekniikan merkitys.
b. Luettelon kyseiseen tekniikkaan tai mahdollisiin lisensointiasioihin liittyvistä osapuolista.
c.Pääkilpailijat samalla tekniikan alalla.
3. Luettelo ja/tai raportti kaikista rekisteröimättömistä/ei-rekisteröitävissä olevista immateriaalioikeuksista, joita ovat mm. liikesalaisuudet, osaaminen ja luottamuksellinen tieto, joka liittyy yritykseen sekä näiden oikeuksien vaikutukseen ja lisäarvoon yrityksen ydinliiketoiminnassa.
4. Luettelo ja kopiot kaikista sopimuksista, joita voivat olla mm. lisenssit, rinnakkaiselosopimukset, oikeuksien siirtosopimukset, tutkimus- ja tuotekehityssopimukset, salassapitosopimukset ja työsopimukset.
5. Kopiot toimintavapaustutkimuksista ja tavaramerkkitutkimuksista, jotka koskevat kohdassa 1 lueteltuja immateriaalioikeuksia.
6. Raportti, joka sisältää kopiot asiakirjoista, jotka liittyvät mihin tahansa tämänhetkisiin, aiempiin tai mahdollisiin loukkaustapauksiin tai muihin erimielisyyksiin tai rasitteisiin, jotka koskevat mitä tahansa kohdissa 1 ja 3 lueteltuja immateriaalioikeuksia ja/tai rekisteröimättömiä/ei-rekisteröitävissä olevia immateriaalioikeuksia.
7. Raportti yrityksen työntekijöistä, sisältäen erityisesti tietoa siitä, onko yrityksestä lähtenyt yritykselle merkittäviä keksijöitä.
8. Raportti, jossa todetaan yrityksen liiketoiminnan maantieteellinen alue sekä luettelo yrityksen tuottamista tavaroista ja palveluista, jotta voidaan varmistaa immateriaalioikeuksien ja/tai kohdissa 1 ja 3 luetellun rekisteröimättömän/ei-rekisteröitävissä olevan aineettoman omaisuuden vahvuus.
9. Tilinpäätösraportti, jossa todetaan aineettoman omaisuuden tämänhetkinen arvo yrityksen taseessa, tiliselvitys lisenssimaksuista tai aiemmasta immateriaalioikeuksien myynnistä tai kustannuksista, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien hoitamiseen, hakemuksien sisäänjättöön ja kohdassa 1 luetellun aineettoman omaisuuden ylläpitoon.
10. Mahdollinen muu kirjallinen aineisto tai lisäinformaatio, joka liittyy yrityksen immateriaalioikeuksiin, kuten olemassa oleva IP-strategia tai kuvaus yrityksen IP-prosesseista ja -käytänteistä, jotka ovat tärkeitä yritykselle ja sen IP-salkulle, tai mikä tahansa muu informaatio, jolla saattaa olla vaikutusta yrityksen ja suunnitteilla olevan liiketoimen arvonmääritykseen.
Yhteenveto
Edellä olevan ei-tyhjentävän tarkistuslistan päätarkoitus on auttaa immateriaalioikeuksiin perehtymätöntä lukijaa/ostajaa/käyttöluvan saajaa ottamaan huomioon tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät IP-salkun tarkastelemiseen ja arvonmääritykseen.Edellä listatut asiat tullee käydä huolellisesti ja yksityiskohtaisesti läpi, jotta voidaan ymmärtää oikein IP-salkun todellinen arvo ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Näiden asioiden luettelointi ja järjestelmällinen analysointi helpottavat mahdollisen liiketoimen asianmukaista arviointia ja arvonmääritystä.
On kuitenkin huomattava, että tämä luettelo ei ole täydellinen eikä sitä tule pitää sellaisenaan lainopillisena neuvona. Tämä tarkistuslista on pikemminkin tarkoitettu vain suuntaa antavaksi, eikä se luonnollisestikaan korvaa lainopillisten neuvojen hankkimista.
Blogin kirjoittajat, asiantuntijamme Paula Sailas ja Mika Lehtinen auttavat mielellään kaikissa blogin herättämissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!
