Euroopan patenttiviraston (EPO) laajennetun valituslautakunnan päätöksen G1/22, 10.10.2023, mukaan jatkossa lähtökohtaisesti sillä, joka etuoikeutta vaatii, on siihen myös oikeus. Todistustaakka asiassa on osapuolella, joka muuta väittää. Päätös vaikuttaa käänteentekevältä verrattuna aiempaan käytäntöön, jossa etuoikeutta vaativan patentinhakijan tai -haltijan tuli osoittaa oikeutensa, eli todistustaakka oli hakijalla/haltijalla.
Taustaa
Etuoikeus, eli prioriteetti, on vanha patentinhakijan oikeus, jolla turvataan erityisesti hakijan oikeus hakea patenttia keksinnölleen useissa maissa alkuperäistä tekemispäivää vaarantamatta. Asiasta on sovittu mm. Pariisin sopimuksessa, jonka ensimmäinen versio on jo vuodelta 1883, ja sittemmin lähes identtisellä tavalla Euroopan patenttisopimuksessa (jäljempänä EPC).
Etuoikeuden vaikutukset on määritelty EPC:n artiklassa 89. Näihin vaikutuksiin kuuluu se, että hakemuksen, joka etuoikeutta pyytää, tekemispäiväksi katsotaan etuoikeuspäivä, kun sen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioidaan siihen nähden, mikä oli tunnettua tekemispäivänä/etuoikeuspäivänä. Etuoikeuspäivällä tarkoitetaan sen hakemuksen tekemispäivää, josta etuoikeutta pyydetään. Vaikutuksiin kuuluu myös se, että Europpapatentti myönnetään sille, jonka hakemuksella on aikaisin etuoikeuspäivä, jos usea hakee patenttia samaan keksintöön. Tapa, jolla tämä varmistetaan, on määritelty po. artiklassa.
Jotta etuoikeus olisi voimassa, EPC:n artiklassa 87 määriteltyjen ehtojen tulee täyttyä. Ne ovat seuraavat:
- Myöhempi hakemus on tehty 12kk:n kuluessa aiemmasta hakemuksesta, eli siitä hakemuksesta, josta etuoikeutta pyydetään,
- Myöhemmän hakemuksen hakija on sama kuin aiemman hakemuksen tai hän on saanut oikeudet aiemman hakemuksen hakijalta,
- Myöhempi hakemus koskee samaa keksintöä, kuin aiempi hakemus ja
- Aiempi hakemus on ensimmäinen hakemus, jossa tämä keksintö on esitetty.
Lisäksi EPC:n artiklassa 88 määriteltyjen ehtojen tulee täyttyä. Näihin ehtoihin kuuluu esimerkiksi etuoikeustodistuksen toimittaminen virastoon.
Ennen puheena olevaa päätöstä G1/22 Euroopan patenttivirastossa oli vallalla käytäntö, jonka mukaan myöhemmän hakemuksen hakijalla oli todistustaakka siitä, että hänellä todella oli myöhemmän hakemuksen tekemispäivänä oikeus pyytää etuoikeutta. Tämän takia mahdolliset siirrot hakijoiden välillä tuli olla tehtynä ennen myöhemmän hakemuksen tekemistä, eikä takautuva siirto ollut mahdollinen. Lisäksi virasto vaati tästä kirjallista dokumenttia.
Ongelmia saattoi tulla vastaan esimerkiksi, jos aiempi hakemus etuoikeuksineen siirrettiin myöhemmälle hakijalle vasta aivan etuoikeusvuoden lopulla, tai jos vain osa aiemman ja myöhemmän hakemuksen hakijoista olivat samat.
Asia oli erityisen ongelmallinen, mikäli aiempi hakemus oli tehty USA:ssa, koska USA:ssa on ollut tapana nimetä keksijä hakijaksi. Tällöin oikeus etuoikeuteen muodostuu keksijälle. Jos taas keksijän työnantaja on hakijana myöhemmässä hakemuksessa, oikeus etuoikeuteen tuli erikseen siirtää keksijältä työnantajalle. Vielä lisäksi esimerkiksi kansainvälisessä patenttihakemuksessa saattoi nimetä keksijän hakijaksi vain USA:ssa hakijan ollessa työnantaja muualla.
Päätöksessä G1/22 tuodaan esiin, että aiemmin kovinkaan usein ei kyseenalaistettu sitä, onko myöhemmän hakemuksen hakija oikeutetusti saanut siirron etuoikeuteen jo ennen myöhemmän hakemuksen tekemistä, kun taas viime aikoina etuoikeuden voimassaolon kyseenalaistaminen on yleistynyt erityisesti väitemenettelyn yhteydessä.
Esimerkiksi, mikäli etuoikeus on mitätön ja hakija on paljastanut keksintönsä etuoikeusvuoden aikana vaikkapa konferenssissa, messuilla, lehtiartikkelissa tai nettisivuillaan, väitteentekijä on voinut helposti kaataa koko myöhemmästä hakemuksesta saadun patentin, koska keksintö ei ole uusi hakijan omaan julkistamiseen nähden. Luonnollisesti myös kolmannen osapuolen etuoikeusvuoden aikana tekemät julkistukset voivat toimia tällaisessa tilanteessa esteenä patentoinnille.
Tällaisessa tapauksessa voidaan pohtia, onko lainkaan oikeudenmukaista, että väitteentekijä pystyy kumoamaan patentin, jos aiemman ja myöhemmän hakemuksen hakijat ovat yhtä mieltä siitä, että etuoikeus oli ainakin tarkoitus siirtää myöhemmälle hakijalle ajoissa.
Mikä muuttuu ja miten ja miksi?
Päätöksen G1/22 mukaan jatkossa on kiistettävissä oleva ennakko-olettama siitä, että myöhemmän hakemuksen hakijalla, joka etuoikeutta vaatii, on siihen oikeus. Tarkka sanamuoto on: ”There is a rebuttable presumption under the autonomous law of the EPC that the applicant claiming priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations is entitled to claim priority.”
Tämä tarkoittaa käsityksemme mukaan sitä, että pääsääntöisesti virasto ei enää vaadi todistetta etuoikeuden siirtymisestä. Etuoikeiden siirtymisen voi kuitenkin kiistää, mutta todistustaakka on kiistävällä osapuolella. Ainoa, joka asian voi kiistää, on aiemman hakemuksen hakija, joka voi ainoana todistaa, että etuoikeus ei ole tosiasiallisesti siirtynyt. Tyypillisesti esimerkiksi väitteentekijä ei ole tällainen taho.
Nähdäksemme tähän ratkaisuun on päädytty siksi, että laajennettu valituslautakunta ottaa käyttöön epäsuoran sopimuksen käsitteen (”implied agreement concept”). Tämän käsitteen mukaan hakijoiden toiminnasta normaalisti seuraa epäsuora sopimus etuoikeuden siirtymisestä aiemman hakemuksen hakijalta myöhemmän hakemuksen hakijalle. Vaikuttaisi siltä, että merkittävin osoitus epäsuorasta sopimuksesta on etuoikeustodistuksen toimittaminen. Etuoikeustodistuksen toimittaminen virastoon on vaatimus etuoikeuspyynnön tekemiselle ja vain aiemman hakemuksen hakija voi saada virastosta tilaamalla etuoikeustodistuksen.
Näin ollen aiemman hakemuksen hakijan antamaa suostumusta etuoikeustodistukseen voidaan pitää aiemman hakemuksen hakijan suostumuksena etuoikeuden siirtämiselle myöhemmän hakemuksen hakijalle. Mikäli aiemman hakemuksen hakija on antanut suostumuksensa etuoikeustodistukseen, hän on mitä todennäköisimmin vähintäänkin epäsuorasti myös siirtänyt oikeutensa etuoikeuteen tai ainakin halunnut siirtää oikeutensa.
Jos taas tällaista epäsuoraa sopimusta ei olisi, aiemman hakemuksen hakija ei antaisi suostumustaan etuoikeustodistuksen tilaamiselle, eikä myöhemmän hakemuksen hakija voisi toimittaa etuoikeustodistusta virastoon. Tällöin etuoikeuspyyntö olisi mitätön.
Mikä ei muutu?
Se, kuka voi lainvoimaisesti pyytää etuoikeutta, ei muutu. Hakijan tulee edelleen olla sama kuin aiemmassa hakemuksessa tai se, jolle oikeus on siirtynyt sopimuksella tai muuten. Kuitenkaan todisteita tästä siirtymisestä ei enää vaadita Euroopan patenttivirastossa. Muualla todisteita voidaan edelleen vaatia, joten siirtokirja on edelleen hyvä tehdä, jos keksintö siirretään etuoikeusvuoden aikana.
Myös se, että kummankin hakemuksen osalta hakijalla tulee olla oikeus patenttiin, säilyy ennallaan. Lähtökohtaisesti tämä oikeus on keksijällä, mutta työsuhdekeksinnöissä se siirtyy työnantajalle (so. hakijalle) työantajan ottaessa oikeudet keksintöön. Euroopassa riittää ilmoitus siitä, että oikeudet ovat siirtyneet työsuhteen perusteella. Sen sijaan eräissä muissa maissa tästä siirtymisestä vaaditaan todiste, eli siirtokirja. Siirtokirja keksijältä hakijalle on siksi hyvä tehdä joka tapauksessa.
Sekään ei muutu, että Euroopan patenttivirasto on toimivaltainen tutkimaan etuoikeuden siirtymiseen liittyviä kysymyksiä, mutta ei ole toimivaltainen tutkimaan sitä, kenellä on oikeus Eurooppapatenttiin. Siitä asiasta päättää edelleen jonkin Eurooppapatenttisopimuksen jäsenvaltion kansallinen tuomioistuin siten, kuin asiasta on erikseen säädetty. Päätöksen G1/22 mukaan näin on, koska oikeus etuoikeuteen on erillinen oikeudesta patenttiin, ja vain asiat oikeudesta patenttiin on sopimuksella sovittu ratkaistavaksi kansallisessa tuomioistuimessa.
Vaikutuksia
Päätös yksinkertaistaa etuoikeuskäytäntöjä patentin hakijoiden ja haltijoiden näkökulmasta. Jatkossa heidän ei tarvitse todistaa oikeuttaan etuoikeuteen.
Sen sijaan päätös mitä todennäköisimmin kokonaan lopettaa käytännön, jossa väitteentekijä pyrkii kumoamaan patentin kyseenalaistamalla etuoikeuden voimassaolon vedoten siihen, että etuoikeuden siirtoa ei ollut tehty säännösten mukaan, ja että keksintö on tullut julkiseksi etuoikeusvuoden aikana hakijan itsensä tai jonkun muun toimesta.
Päätöksellä ei ole vaikutusta siihen, että etuoikeus voi muista syistä olla mitätön. Esimerkiksi, jos myöhempi hakemus ei koske samaa keksintöä, etuoikeuspyyntö on mitätön siltä osin, kuin keksintö ei ole sama. Lisäksi, jos aiempi hakemus ei ollut ensimmäinen hakemus, jolla samaan keksintöön haettiin patenttia, etuoikeuspyyntö on mitätön. Myös 12 kuukauden määräaikaa tulee noudattaa jatkossa.
Pidämme muutosta tervetulleena.
Kirjoittajat Pekka Heino ja Krista Dahlberg antavat mielellään lisätietoja tulevasta muutoksesta. Päätökseen voit tutustua täältä: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g220001ex1
Pekka Heino
Seuraan aktiivisesti patenttikäytäntöjen kehittymistä erityisesti Euroopassa. Hyödynnän tätä tietoa työssäni asiakkaidemme eduksi. Jaan tietoa koulutuksissa ja Berggrenin sisäisesti.